Der Inhaber eines nationalen nicht eingetragenen Rechts kann gegen eine jüngere Gemeinschaftsmarke vorgehen und diese für nichtig erklären lassen. Das HABM hat bei der Prüfung das nationale Recht, auf das sich der Inhaber beruft, anzuwenden. In einem Fall hatte nun die Anwendung englischen Rechts durch das HABM zu einem Rechtsstreit vor dem Europäischen Gericht erster Instanz geführt.
Im Jahr 2000 hatte die Firma Last Minute Network Ltd., Betreiberin der Webseite www.lastminute.com, das Wortzeichen LASTMINUTE.COM als Gemeinschaftsmarke angemeldet. Das HABM, wies damals die Registrierung der Gemeinschaftsmarke wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurück.
3 Jahre Später wurde für das Unternehmen Last Minute Tour Spa eine Bildmarke als Gemeinschaftsmarke für Dienstleistungen der Reisebranche und ergänzender Produkte eingetragen, die im wesentlichen aus dem Schriftzug „LAST MINUTE TOUR“ bestand.
Nach der Eintragung der Gemeinschaftsbildmarke „LAST MINUTE TOUR“ beantragte die Betreiberin von lastminute.com deren Nichtigerklärung, da sie nach den im Vereinigten Königreich geltenden Rechtsregeln für die Kennzeichenverletzung, die Benutzung dieser Marke untersagen könne.
Das HABM wies diesen Antrag zurück. Nach Auffassung des HABM würde der britische Durchschnittsverbraucher als maßgeblicher Verkehrskreis, bei der Marke „LAST MINUTE TOUR“ nur davon ausgehen, dass es sich um ein „Last-Minute-Reisen“ anbietendes Unternehmen handele, ohne zu glauben, dass diese Angebote lastminute.com stammen. Die Unterscheidungskraft der beiden Marken sei sehr gering, so dass das Publikum seine Aufmerksamkeit auf die unterscheidungskräftigen und dominierenden Bestandteile richten werde, also vor allem auf die Endung „.com“ der nicht eingetragenen Marke und auf das Bildelement der Gemeinschaftsmarke.
Gegen die Entscheidung legte Last Minute Network Ltd. Klage beim EuG ein.
Entscheidung des Gerichts
Im Urteil des Gerichts erster Instanz (Urteil vom 11.06.2009 – Az. T-114/07 und T-115/07) hob das Gericht die Entscheidung des HABM auf und verwies die Sache erneut an das HABM zur Entscheidung zurück. Nach Auffassung der europäischen Richter hatte das HABM das britische Recht falsch angewendet.
Die im Vereinigten Königreich geltenden rechtlichen Regeln für die Klage wegen Kennzeichenverletzung (law of passing off) schützen eine nicht eingetragene Marke gegen eine jüngere Marke, wenn die Dienstleistungen des Inhabers der nicht eingetragenen Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen ein auf ihrer Präsentationsweise beruhendes Ansehen genießen, ferner das Angebot von Waren und Dienstleistungen durch das andere Unternehmen unter der jüngeren Marke eine irreführende Präsentationsweise darstellt und schließlich diese Sachlage geeignet ist, dem Inhaber der nicht eingetragenen Marke einen geschäftlichen Schaden zuzufügen.
Das HABM hatte als maßgebliche Verkehrskreise den britischen Durchschnittsverbraucher zu Grunde gelegt. Nach der Rechtssprechung in Großbritannien ist aber die Frage, ob die Präsentationsweise von Waren und Dienstleistungen durch ein wegen Kennzeichenverletzung beklagtes Unternehmen irreführend ist, im Hinblick auf die Kundschaft des Klägers zu beurteilen. Es wäre daher nur auf die Kundschaft von lastminute.com abzustellen gewesen, so die Richter.
Das Gericht weist weiter darauf hin, dass nach der Rechtsprechung, die im Vereinigten Königreich zur Klage wegen Kennzeichen-verletzung ergangen ist, eine Marke und ebenso ihre einzelnen Bestandteile ein eigenständiges Ansehen durch Benutzung auch dann erwerben können, wenn sie beschreibend sind und keine Unterscheidungskraft haben. Deshalb hätte das HABM die Möglichkeit, dass die Wörter „last minute“ ein eigenständiges Ansehen erworben haben, nicht allein mit dem Hinweis auf ihren Charakter als Gattungsbegriff ausschließen dürfen.
Fazit
Bei der Anmeldung von Gemeinschaftsmarken sollten mögliche entgegenstehende Rechte aus den Mitgliedsstaaten ausgeschlossen werden, bevor man eine entsprechende Gemeinschaftsmarke anmeldet. So lassen sich solche Risiken durch entsprechende Markenrecherchen im Vorfeld deutlich verringern.
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