Muss man die Kosten des Patentanwalts in Markensachen erstatten? Bislang sieht das deutsche Recht dies im Markengesetz dies so vor. Aber ist diese Vorschrift mit EU-Recht vereinbar? Der Europäische Gerichtshof hat dazu eine klare Meinung.
In Markenstreitigkeiten wird oftmals nicht nur ein Rechtsanwalt, sondern zusätzlich noch ein Patentanwalt tätig. Dies führt dazu, dass man als unterlegene Partei letztlich doppelte Gebühren, einmal für den Rechtsanwalt und einmal für den Patentanwalt zahlen muss. Aber sind diese Kosten des Patentanwalts in Markensachen immer zu erstatten?
Der Ausgangsfall zu den Kosten des Patentanwalts in Markensachen
Die Universität Heidelberg hatte NovaText wegen Verletzung ihrer Unionsmarken auf Unterlassung in Anspruch genommen und markenrechtliche Folgeansprüche geltend gemacht. Der Rechtsstreit wurde durch einen gerichtlichen Vergleich beendet. Die Kosten des Verfahrens wurden vom Landgericht Mannheim NovaText auferlegt.
In der Klageschrift hatte der Anwalt der Universität Heidelberg die Mitwirkung einer Patentanwältin angezeigt und im Kostenfestsetzungsverfahren anwaltlich versichert, dass diese Patentanwältin an dem Verfahren tatsächlich mitgewirkt habe. Jeder im Verfahren eingereichte Schriftsatz sei mit der Patentanwältin abgestimmt worden, die auf diese Weise auch an den Vergleichsverhandlungen mitgewirkt habe, auch wenn die Telefongespräche nur zwischen den Anwälten der Parteien geführt worden seien.
Darauf setzte das LG Mannheim die Kosten sowohl des Rechtsanwalts als auch der Patentanwältin gegen NovaText fest.
Die beim Oberlandesgericht Karlsruhe gegen diesen Beschluss eingelegte sofortige Beschwerde von NovaText blieb ohne Erfolg.
Da es sich um eine Kennzeichenstreitsache handele, sei nicht zu prüfen sei, ob die Mitwirkung der Patentanwältin „zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig“ gewesen sei oder ob diese Mitwirkung gegenüber der Leistung des von der Universität Heidelberg beauftragten Rechtsanwalts eine „Mehrleistung“ dargestellt habe.
Hiergegen legte NovaText Rechtsbeschwerde beim BGH ein. Dieser hatte Zweifel, ob die deutsche Regelung zur Erstattung der Kosten des Patentanwalts in Markensachen mit EU-Recht vereinbar ist und legte die Sache dem EuGH zur Entscheidung vor.
Entscheidung des EuGH zur Erstattungsregelung der Kosten des Patentanwalts in Markensachen
Der EuGH (Urteil vom 28.04.2022 – Az. C-531/20) hält die Regelung nicht mit EU-Recht vereinbar.
Die Prozesskosten und sonstigen von der unterlegenen Partei zu tragenden Kosten müssten „angemessen“ sein. Das zuständige Gericht müsse in jedem Einzelfall in der Lage sein, zu prüfen, ob die der obsiegenden Partei durch die Mitwirkung eines Vertreters, beispielsweise eines Patentanwalts, entstehenden Prozesskosten zumutbar und angemessen seien.
Eine nationale Regelung die Pauschaltarife vorsehe, (wie in Deutschland das RVG) seien zwar grundsätzlich mit EU-Recht vereinbar. Der EuGH hat jedoch klargestellt, dass diese Tarife auch in einem solchen Fall gewährleisten müssten, dass die Kosten, die der unterlegenen Partei nach dieser nationalen Regelung auferlegt werden könnten, zumutbar sind.
Nicht im Einklang mit EU-Recht sei aber eine Kategorie von Prozesskosten oder anderen Kosten von jeder gerichtlichen Kontrolle hinsichtlich ihrer Zumutbarkeit und Angemessenheit auszunehmen.
Insoweit sei die deutsche Regelung zur Erstattung der Kosten des Patentanwalts in Markensachen jedenfalls in der Weise wie sie angewandt werde, nicht mit EU-Recht vereinbar.
Eine solche Regelung sei geeignet einen mutmaßlichen Rechtsinhaber davon abzuhalten, bei Gericht eine Klage zu erheben, um die Durchsetzung seines Rechts sicherzustellen. Denn er müsse befürchten, im Falle seines Unterliegens Prozesskosten in erheblicher Höhe tragen zu müssen, was dem Ziel ein hohes Schutzniveaus für geistiges Eigentum in der EU zu gewährleisten, zuwiderliefe.
Auch könne ein rein ehrenwörtliche Erklärung des Rechtsanwalts, dass ein Patentanwalt mitgewirkt habe, ohne dass das nationale Gericht die Zumutbarkeit und Angemessenheit dieser Kosten im Zusammenhang mit dem spezifischen Rechtsstreit prüfen könne, die Tür zu missbräuchlicher Rechtsausübung öffnen.
Fazit
Die Kosten des Patentanwalts in Markensachen dürften nach dieser Entscheidung auch im gerichtlichen Verfahren nicht mehr ohne Weiteres erstattungsfähig sein. Außergerichtlich wurde dies von den Gerichten ja bereits weitgehend eingeschränkt.
Vielmehr müssen die Gerichte im Einzelfall nun prüfen, ob die Tätigkeit des Patentanwalts im konkreten Fall erforderlich und die Kosten zumutbar und angemessen waren. Bei reinen Markenstreitigkeiten dürfte dies in der Praxis nur selten der Fall sein, da es – anders als z.B. in Patentsachen – regelmäßig nicht auf den technischen Sachverstand der Patentanwälte ankommt.
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