Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 24.02.2011 (I ZR 181/09) entschieden, dass sich die Frage der Erstattungsfähigkeit von im vorgerichtlichen Abmahnverfahren wegen einer Markenverletzung entstandenen Kosten für die Hinzuziehung eines Patentanwalts nicht nach § 140 Abs. 3 MarkenG beurteilt. Es komme im Rahmen der Abmahnung vielmehr darauf an, ob die Konsultierung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung war im entschiedenen Fall nicht gegeben. Der BGH hat darüber hinaus explizit festgestellt, dass die zusätzliche Hinzuziehung eines Patentanwalts in markenrechtlichen Streitigkeiten aufgrund hinreichender Sachkunde des Rechtsanwalts regelmäßig nicht erforderlich ist.
Die Klägerin ist Inhaberin einer u.a. für Schmuck eingetragenen Marke. Sie hat vorgerichtlich einen eBay-Händler in Anspruch genommen, der unter dieser Marke ohne entsprechende Lizenz Schmuck angeboten hat. Die Abmahnung war sowohl von einer Rechtsanwältin als auch von einem Patentanwalt unterzeichnet. Infolge dessen wurden später für beide Vertreter Abmahnkosten in Höhe von jeweils € 2.080,50 geltend gemacht. Die Vorinstanz (OLG Frankfurt/Main – hat der Klage auf Erstattung der Rechtsanwaltskosten stattgegeben, die Klage auf Erstattung der Patentanwaltskosten aber abgewiesen. Begründet wurde dies damit, dass Abmahnkosten im Markenrecht zwar grundsätzlich unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag gem. §§ 677, 683 S. 1, 670 BGB bzw. als Schadensersatz gem. § 14 Abs. 6 MarkenG erstattungsfähig sind – allerdings nur, wenn diese Kosten „erforderlich“ waren.
Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG, nach der die Prüfung der Erforderlichkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts im gerichtlichen Verfahren generell entbehrlich ist, ist im Rahmen des vorgerichtlichen Abmahnverfahrens nicht anwendbar. Die Frage der Erstattungsfähigkeit von vorgerichtlichen Abmahnkosten beurteile sich ausschließlich nach der Erforderlichkeit der Hinzuziehung des anwaltlichen Vertreters. Insofern könne für die Kosten eines Patentanwalts nichts anderes gelten als für die durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts entstandenen, da erstere ansonsten ohne weiteres erstattungsfähig wären, während bei letzteren stets entsprechende Nachweise erbracht werden müssen. Hinsichtlich der Patentanwaltskosten wurde die Erforderlichkeit verneint, weil dieser keine typischen patentanwaltlichen Tätigkeiten – wie z.B. Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – übernommen habe.
Der BGH hat diese Auffassung bestätigt, die gegen das Berufungsurteil gerichtete Revision der Klägerin zurückgewiesen und dies weitergehend begründet.
Soweit es dem Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten alleine dazu imstande, den Sachverhalt rechtlich zu beurteilen und den Markenverletzer abzumahnen, ist die Hinzuziehung eines Patentanwalts nicht erforderlich. Das Gericht geht vielmehr davon aus, dass die zusätzliche Einschaltung eines Patentanwalts neben dem Rechtsanwalt regelmäßig entbehrlich ist, weil es nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte geht. Fachkundige Rechtsanwälte seien in ausreichender Zahl verfügbar. Damit dürfte auch klargestellt sein, dass es keine Rolle spielt, welche markenrechtlichen Kenntnisse der beauftragte Rechtsanwalt tatsächlich hat, sondern nur, welche Kenntnisse er als im Markenrecht tätiger Rechtsanwalt haben sollte.
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